DESENHO INDUSTRIAL

"Na hipótese em que o pedido de registro de desenho industrial tenha sido formulado quando vigente o revogado Código de Propriedade Industrial (Lei 5.772/1971) e a concessão do registro tenha ocorrido já na vigência da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996), a divulgação do objeto de registro ocorrida durante o "período de graça" (art. 96, § 3º, da Lei 9.279/1996) não afasta a caracterização do requisito da "novidade", ainda que não realizado previamente requerimento de garantia de prioridade (art. 7º da Lei 5.772/1971). 

De acordo com o revogado Código de Propriedade Industrial, encontrar-se-ia o desenho industrial no "estado da técnica" quando tornado público antes do depósito, perdendo, assim, o requisito da "novidade", sem o qual o registro não poderia ser concedido (art. 6º). 

Excepcionalmente, seria autorizada a publicidade antes do depósito desde que previamente requerida a denominada "garantia de prioridade", destinada a permitir que a invenção, o modelo ou o desenho industrial fossem submetidos a entidades científicas ou apresentadas em exposições oficiais ou oficialmente reconhecidas (arts. 7º e 8º). A Lei 5.772/1971 foi revogada pela Lei 9.279, publicada no DOU de 15/5/1996, que passou a vigorar integralmente em 15/5/1997, na forma do art. 243. 

A nova lei modificou a definição do "estado da técnica" e, reflexamente, do requisito da "novidade", que permaneceu sendo exigido. A "garantia de prioridade", por sua vez, disciplinada nos arts. 7º e 8º do diploma anterior, foi substituída pelo denominado "período de graça" regido no § 3º do art. 96 da nova Lei, segundo o qual: "Não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do depósito ou a da prioridade reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I a III do art. 12". 

Posto isso, surge a seguinte controvérsia: qual a legislação aplicável para definir "estado de técnica" e o requisito material da "novidade" na hipótese em que o pedido de registro do desenho industrial tenha sido formulado quando vigente a Lei 5.772/1971 e a concessão do registro tenha ocorrido já na vigência da Lei 9.279/1996? 

A propósito do tema, a nova Lei dispôs, em seu art. 229, que aos "pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta Lei, exceto quanto à patenteabilidade das substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, que só serão privilegiáveis nas condições estabelecidas nos arts. 230 e 231" (redação original, posteriormente modificada pela Lei 10.196/2001). Desse modo, na situação em análise, incidirá a primeira parte desse dispositivo - que determina a aplicação da Lei 9.279/1996 aos pedidos em andamento -, já que o desenho industrial objeto de registro não se insere nas exceções discriminadas pelo artigo, relacionadas à patenteabilidade de produtos e processos químicos, farmacêuticos e alimentícios. 

Observe-se que, quando o legislador desejou fosse indeferido o pedido em andamento que não preenchesse os requisitos materiais da lei anterior, ele o fez expressamente (vide art. 229-A da Lei 9.279/1996), situação essa que não ocorre na hipótese em apreço, na qual se deve aplicar a nova Lei. 

Não se trata propriamente de fazer retroagir a lei aos casos consolidados, decididos pelo INPI, mas de reconhecer que cabe ao Poder Legislativo modificar os requisitos para a concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade e de registro de desenho industrial e de marca. Assim como a lei pode modificar, por exemplo, os requisitos para a usucapião antes da sua aquisição, as hipóteses de retomada de imóveis locados e as regras pertinentes à herança e aos limites de construção civil (leis de posturas), pode também alterar as hipóteses relativas à possibilidade de concessão de registro de propriedade industrial. 

Frise-se, de mais a mais, que o STF, analisando o art. 117 da Lei 5.772/1972 (dispositivo semelhante ao art. 229 da Lei 9.279/1996), considerou o art. 9º da Lei 5.772/1972 - que relacionou as invenções "não privilegiáveis" - aplicável aos pedidos em andamento quando este diploma entrou em vigor (RE 93.679-3/RJ, Plenário, DJ de 9/3/1984). 

Ora, assim como a lei nova pode restringir as hipóteses de privilégio, também pode ampliá-las mediante alteração dos requisitos materiais respectivos, aplicando-as aos pedidos em andamento. 

Ante o exposto, nos termos do art. 96 da Lei 9.279/1996, o desenho industrial, no caso em análise, não se encontra inserido no "estado da técnica", não estando descaracterizado, por esse motivo, o requisito material de "novidade".