"Na
hipótese em que o pedido de registro de desenho industrial tenha sido formulado
quando vigente o revogado Código de Propriedade Industrial (Lei 5.772/1971) e a
concessão do registro tenha ocorrido já na vigência da Lei de Propriedade
Industrial (Lei 9.279/1996), a divulgação do objeto de registro ocorrida
durante o "período de graça" (art. 96, § 3º, da Lei 9.279/1996) não
afasta a caracterização do requisito da "novidade", ainda que não
realizado previamente requerimento de garantia de prioridade (art. 7º da Lei
5.772/1971).
De acordo com o revogado Código de Propriedade
Industrial, encontrar-se-ia o desenho industrial no "estado da
técnica" quando tornado público antes do depósito, perdendo, assim, o
requisito da "novidade", sem o qual o registro não poderia ser
concedido (art. 6º).
Excepcionalmente, seria autorizada a publicidade antes do
depósito desde que previamente requerida a denominada "garantia de
prioridade", destinada a permitir que a invenção, o modelo ou o desenho
industrial fossem submetidos a entidades científicas ou apresentadas em
exposições oficiais ou oficialmente reconhecidas (arts. 7º e 8º). A Lei
5.772/1971 foi revogada pela Lei 9.279, publicada no DOU de 15/5/1996, que
passou a vigorar integralmente em 15/5/1997, na forma do art. 243.
A nova lei
modificou a definição do "estado da técnica" e, reflexamente, do
requisito da "novidade", que permaneceu sendo exigido. A
"garantia de prioridade", por sua vez, disciplinada nos arts. 7º e 8º
do diploma anterior, foi substituída pelo denominado "período de
graça" regido no § 3º do art. 96 da nova Lei, segundo o qual: "Não
será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial cuja
divulgação tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem
a data do depósito ou a da prioridade reivindicada, se promovida nas situações
previstas nos incisos I a III do art. 12".
Posto isso, surge a seguinte
controvérsia: qual a legislação aplicável para definir "estado de
técnica" e o requisito material da "novidade" na hipótese em que
o pedido de registro do desenho industrial tenha sido formulado quando vigente
a Lei 5.772/1971 e a concessão do registro tenha ocorrido já na vigência da Lei
9.279/1996?
A propósito do tema, a nova Lei dispôs, em seu art. 229, que aos
"pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta Lei, exceto
quanto à patenteabilidade das substâncias, matérias ou produtos obtidos por
meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos
alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem
como os respectivos processos de obtenção ou modificação, que só serão
privilegiáveis nas condições estabelecidas nos arts. 230 e 231" (redação
original, posteriormente modificada pela Lei 10.196/2001). Desse modo, na
situação em análise, incidirá a primeira parte desse dispositivo - que
determina a aplicação da Lei 9.279/1996 aos pedidos em andamento -, já que o
desenho industrial objeto de registro não se insere nas exceções discriminadas
pelo artigo, relacionadas à patenteabilidade de produtos e processos químicos,
farmacêuticos e alimentícios.
Observe-se que, quando o legislador desejou fosse
indeferido o pedido em andamento que não preenchesse os requisitos materiais da
lei anterior, ele o fez expressamente (vide art. 229-A da Lei 9.279/1996), situação
essa que não ocorre na hipótese em apreço, na qual se deve aplicar a nova Lei.
Não se trata propriamente de fazer retroagir a lei aos casos consolidados,
decididos pelo INPI, mas de reconhecer que cabe ao Poder Legislativo modificar
os requisitos para a concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade
e de registro de desenho industrial e de marca. Assim como a lei pode
modificar, por exemplo, os requisitos para a usucapião antes da sua aquisição,
as hipóteses de retomada de imóveis locados
e as regras pertinentes à herança e aos limites de construção civil (leis de
posturas), pode também alterar as hipóteses relativas à possibilidade de
concessão de registro de propriedade industrial.
Frise-se, de mais a mais, que
o STF, analisando o art. 117 da Lei 5.772/1972 (dispositivo semelhante ao art.
229 da Lei 9.279/1996), considerou o art. 9º da Lei 5.772/1972 - que relacionou
as invenções "não privilegiáveis" - aplicável aos pedidos em
andamento quando este diploma entrou em vigor (RE 93.679-3/RJ, Plenário, DJ de
9/3/1984).
Ora, assim como a lei nova pode restringir as hipóteses de
privilégio, também pode ampliá-las mediante alteração dos requisitos materiais
respectivos, aplicando-as aos pedidos em andamento.
Ante o exposto, nos termos
do art. 96 da Lei 9.279/1996, o desenho industrial, no caso em análise, não se
encontra inserido no "estado da técnica", não estando
descaracterizado, por esse motivo, o requisito material de
"novidade".
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